Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu-2023

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng năm 2023

Nghĩa vụ sử dụng là một trong những nghĩa vụ của chủ sở hữu khi nhãn hiệu được cấp bằng bảo hộ. Nếu không sử dụng, nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ bởi bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Do đó để tránh bị rơi vào trường hợp này, bài viết dưới đây Anlis xin tóm lược các vấn đề chủ yếu liên quan đến yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng để Quý Khách nắm được thông tin chi tiết:

1.Quy định về chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ trên cơ sở không sử dụng trên thế giới và tại Việt Nam

Sử dụng nhãn hiệu là nghĩa vụ của chủ sở hữu sau khi nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ. Điều này không chỉ được pháp luật Việt Nam quy định mà còn được quy định trong pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Điển hình như:

Luật Nhãn hiệu của Nhật Bản quy định về nghĩa vụ sử dụng của chủ sở hữu nhãn hiệu như sau:

“The registered trademark will be cancelled, if the owner or licensee are unable to provide evidence of use of the registered mark in Japan , for a period of 3 consecutive years (calculating back from the date of filing of the cancellation trial) (Trademark Law Art. 50)”

(Tạm dịch: Nhãn hiệu đã đăng ký sẽ bị hủy bỏ nếu chủ sở hữu hoặc người được cho phép không thể cung cấp bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký tại Nhật Bản trong thời gian 3 năm liên tục (tính ngược lại kể từ ngày nộp đơn yêu cầu hủy bỏ) (Điều luật Thương hiệu 50).

Đạo luật Nhãn hiệu của Mỹ thậm chí còn chặt chẽ hơn về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu đối với chủ sở hữu. Theo đó vào những khoảng thời gian cố định, chủ sở hữu phải nộp các tuyên bố về việc sử dụng/ hay không sử dụng với nhãn hiệu, kèm theo đó là bằng chứng và chi phí tương ứng:

“The USPTO will cancel any registration on either the Principal Register or the Supplemental Register if a timely §8 Declaration is not filed by the current owner of the registration during the prescribed time periods. The USPTO has no authority to waive or extend the deadline for filing a proper §8 Declaration. Registrations cancelled due to the failure to file a §8 Declaration cannot be reinstated or “revived.” A new application to pursue registration of the mark again must be filed”

(Tạm dịch: USPTO sẽ hủy mọi đăng ký trên Sổ đăng ký chính hoặc Sổ đăng ký bổ sung nếu chủ sở hữu hiện tại của đăng ký không nộp Tuyên bố §8 kịp thời trong khoảng thời gian quy định. USPTO không có thẩm quyền từ bỏ hoặc gia hạn thời hạn nộp Tuyên bố §8 thích hợp. Việc đăng ký bị hủy do không nộp Tuyên bố §8 không thể được khôi phục và chủ sở hữu phải nộp đơn mới để theo đuổi việc đăng ký lại nhãn hiệu”

Tại Việt Nam, nghĩa vụ sử dụng được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022 quy định như sau:

“Điều 95. Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

1. Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;”

Từ quy định trên, có thể thấy thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ là một yêu cầu/thủ tục được thực hiện sau khi nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ, bởi một bên thứ ba nộp yêu cầu tới Cục Sở hữu trí tuệ để chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu do nhãn hiệu đó không được sử dụng trong vòng 05 năm liên tục. Điều này cũng có sự thống nhất với nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu khi được cấp văn bằng bảo hộ là phải “sử dụng liên tục nhãn hiệu”.  [1]

2. Nghĩa vụ chứng minh của các bên khi chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng

Đối với bên thứ ba khi nộp yêu cầu chấm dứt hiệu lực một một văn bằng bảo hộ trên cơ sở không sử dụng thì bên thứ ba có nghĩa vụ phải cung cấp các bằng chứng, lý lẽ, lập luận để chứng minh chủ sở hữu nhãn hiệu không sử dụng trên thực tế trong thời hạn năm năm liên tục và phải nộp chi phí tương ứng.

Khi đó, các bằng chứng mà bên thứ ba đưa ra để chứng minh một nhãn hiệu không được sử dụng có thể thông qua những cách thức sau:

– Kết quả điều tra/tra cứu của các cơ quan có chức năng như: Trung tâm thông tin Công nghiệp và thương mại (thuộc Bộ Công thương), Tạp chí thị trường (thuộc Bộ Tài chính)…

– Kết quả điều tra/tra cứu của bên thứ ba đối với chủ sở hữu trong việc sử dụng nhãn hiệu trên các trang thông tin điện tử hoặc các sàn thương mại điện tử…

Tuy nhiên đây chỉ là các thông tin để Cục Sở hữu trí tuệ tham khảo chứ không phải là các thông tin mang tính pháp lý để Cục Sở hữu trí tuệ căn cứ giải quyết vụ việc.

Đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ truyền tải yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ từ bên thứ ba thì chủ sở hữu cần phải có ý kiến phản hồi trong thời hạn quy định cũng như đưa ra các bằng chứng chứng minh về việc mình đã sử dụng nhãn hiệu trên thực tế liên tục trong vòng 05 năm trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực để phản hồi lại. Các bằng chứng sử dụng mà chủ sở hữu đưa ra có thể là ảnh chụp sản phẩm, banner quảng cáo, các hoá đơn bán hàng, các hợp đồng mua bán hàng hoá/dịch vụ gắn với nhãn hiệu đang được bảo hộ, trích dẫn các thông tin liên quan mà chủ sở hữu nhãn hiệu đã sử dụng trên các trang mạng xã hội hoặc trang thương mại điện tử,…Tuy nhiên các bằng chứng phải gắn liền với nhãn hiệu và sản phẩm đang bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

3. Thủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng

Để thực hiện yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng, người yêu cầu cần chuẩn bị và nộp các tài liệu sau:

(i) Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc Tờ khai yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;

(ii) Văn bản giải trình yêu cầu chấm dứt hiệu lực, trong đó nêu rõ: số văn bằng yêu cầu chấm dứt, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ…

(iii) Các tài liệu, chứng cứ chứng minh

(iv) Giấy uỷ quyền nếu nộp thông qua Đại diện Sở hữu công nghiệp

(v) Biên lại nộp phí, lệ phí theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận yêu cầu chấm dứt hiệu lực, chuyển tải cho các bên. Sau khi xem xét các lập luận, chứng cứ mà các bên cung cấp, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu hay từ chối yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu này. Thông thường hiện này thủ tục chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu thường kéo dài từ 24-36 tháng, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hồ sơ.

Bạn đọc có thể tham khảo các bài viết khác tại đây.

ANLIS IP là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, cùng với đội ngũ chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm lâu năm, nếu có bất kỳ những vướng mắc pháp lý nào hãy liên hệ ngay với Chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất và tận tình nhất.

Holine: 0899.88.6060 hoặc email: info@anlis.vn

[1] Khoản 2 Điều 136