10 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI MỸ

Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ sẽ được thực hiện tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (United State Patent and Trademark Office – USPTO). USPTO sẽ thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu và cấp bằng nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Sau đây là một số câu hỏi thường gặp khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ:

1. Các dấu hiệu được đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Các dấu hiệu bao gồm các từ ngữ, tên, biểu tượng, âm thanh hoặc màu sắc dùng để phân biệt hàng hóa và dịch vụ với hàng hóa và dịch vụ do người khác sản xuất hoặc bán và cho biết nguồn gốc của hàng hóa thì được bảo hộ dưới dang nhãn hiệu

Nhãn hiệu, không giống như bằng sáng chế, có thể được gia hạn mãi mãi miễn là chúng đang được sử dụng trong thương mại

2. Hiệu lực bảo hộ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ kéo dài bao lâu

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có hiệu lực miễn là bạn nộp kịp thời và đầy đủ các tài liệu duy trì đăng ký.

Cụ thể là bạn phải nộp “Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu” giữa năm thứ năm và năm thứ sáu sau khi đăng ký tại Mỹ.

Bạn phải nộp một “Tuyên bố sử dụng và đơn xin gia hạn” vào giữa năm thứ chín và năm thứ mười sau khi đăng ký tại Mỹ, và cứ sau 10 năm thì nộp một lần

Nếu những tài liệu này không được nộp kịp thời thì đăng ký nhãn hiệu sẽ mất hiệu lực bảo hộ tại Mỹ

Việc nộp “Tuyên bố sử dụng” là những bằng chứng của việc sử dụng nhãn hiệu đó tại Mỹ như thông qua quảng cáo, bày bán, trưng bày, website,…  nhãn hiệu đó lên sản phẩm/ dịch vụ thực tế tại Mỹ

3. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ nên nộp thông qua đại diện/ luật sư hay không?

Nộp thông qua đại diện/ luật sư tại. Mỹ hay không phụ thuộc vào địa chỉ chính/ địa chỉ thưởng trú của chủ đơn (cá nhân/ tổ chức)

– Nếu người nộp đơn đăng ký là người nước ngoài thì bắt buộc phải nộp thông qua luật sư được cấp phép hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ bởi vì khi đăng ký nhãn hiệu thì người nộp đơn và người đăng ký nhãn hiệu đều phải cung cấp và lưu giữ địa chỉ cư trú hiện tại của họ trong hồ sơ nhãn hiệu ^[1]

– Không cần thông qua đại diện/ luật sư nếu người nộp đơn đăng ký cư trú tại Mỹ hoặc các vùng lãnh thổ của Mỹ

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của USPTO và cũng như đảm bảo quyền lợi của chủ đơn tránh những rủi ro không đáng có thì khuyến khích bạn nên thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu thông qua luật sư được cấp phép tại Hoa Kỳ, người chuyên về luật nhãn hiệu để hướng dẫn bạn trong quá trình đăng ký.

Hầu hết người nộp đơn sử dụng luật sư nhãn hiệu được cấp phép của Hoa Kỳ để được tư vấn pháp lý về việc sử dụng nhãn hiệu của họ, nộp đơn và khả năng thành công trong quá trình đăng ký, vì không phải tất cả các đơn đăng ký đều thành công. Thêm nữa, quy định pháp luật tại Mỹ khá là phức tạp cho nên việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qau đại diện/ luật sư hợp pháp của Mỹ là cần thiết đối với mỗi chủ đơn.

4. Sự khác biệt giữa “đã sử dụng trong thương mại” và “có ý định sử dụng” trong thương mại của đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là gì?

Sự khác biệt cơ bản giữa hai cơ sở nộp đơn này là liệu bạn đã sử dụng nhãn hiệu trên tất cả hàng hóa / dịch vụ hay chưa.

Nếu bạn đã sử dụng nhãn hiệu của mình trong thương mại ở trên thực tế thì bạn có thể nộp đơn theo cơ sở “đã sử dụng trong thương mại”.

Nếu bạn chưa sử dụng nhãn hiệu của mình trong thương mại, nhưng có ý định sử dụng nhãn hiệu đó trong tương lai, bạn phải nộp đơn đăng ký trên cơ sở “có ý định sử dụng”. Việc nộp đơn dựa trên cơ sở “ý định sử dụng” sẽ cần yêu cầu nộp thêm biểu mẫu bổ sung và phí nộp tài liệu so với việc nộp theo ” đã sử dụng trong thương mại”.

5. Ai có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ?

Chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu mới có thể nộp đơn đăng ký. Chủ sở hữu kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu, và kiểm soát bản chất và chất lượng của hàng hoá mà nhãn hiệu đó được gắn vào, hoặc các dịch vụ mà nhãn hiệu đó được sử dụng.

Chủ sở hữu có thể là một cá nhân, công ty, công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc loại pháp nhân khác.

6. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có cần thiết tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn hay không?

Theo như USPTO đưa ra ý kiến rằng: “nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu trước khi nôp đơn đăng ký tại Mỹ”. Có thể thực hiện việc tra cứu trên trang web USPTO qua Hệ thống Tìm kiếm điện tử nhãn hiệu – Trademark Electronic Search System (TESS) hoặc Thư viện Lưu ký Bằng sáng chế và Nhãn hiệu – Trademark Depository Library (PTDL).

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc tìm kiếm nhãn hiệu, bạn có thể muốn tìm một luật sư được cấp phép của Hoa Kỳ chuyên về luật nhãn hiệu để có thể có tư vấn về khả năng bảo hộ nhãn hiệu của bạn và hướng dẫn cách thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

7. Nhãn hiệu của chúng tôi đang tạm ngừng hoạt động thì có cần thực hiện sửa đổi tên/chủ văn bằng nếu có thay đổi hay không?

   Có. Cho dù nhãn hiệu của bạn đang tạm dừng sử dụng hay vẫn được sử dụng thường xuyên thì vẫn cần thực hiện thủ tục sửa đổi tên và địa chỉ chủ sở hữu nếu có thay đổi trong Đăng ký kinh doanh. Thủ tục sửa đổi cần thực hiện tại USPTO.

8. Có thể yêu cầu tạm ngưng sử dụng nhãn hiệu do Covid-19 không?

Nếu Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến bạn hoặc doanh nghiệp của bạn và tạm thời cản trở việc bạn sử dụng nhãn hiệu (như thực hiện giãn cách, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động…) thì bạn có thể yêu cầu tạm ngừng sử dụng nhãn hiệu của mình. Xem thêm thông tin tại https://www.uspto.gov/trademarks/maintain#Excusable-nonuse-during-COVID-19

9. Tôi nên đặt ký tự ® ở đâu?

Không có yêu cầu cụ thể nào về vị trí nên đặt ký hiệu “®” so với nhãn hiệu. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp sử dụng kí tự này ở phía trên bên phải của nhãn hiệu. Biểu tượng này giúp người tiêu dùng, đối tác, khách hàng, đối thủ….biết được rằng nhãn hiệu của bạn đã được đăng ký và Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu cấp văn bằng bảo hộ. Bạn có thể sử dụng biểu tượng trên cho các hàng hóa/ dịch vụ được liệt kê trong văn bằng được bảo hộ và khi văn bằng vẫn còn hiệu lực bảo hộ.

10. Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp?

Sau khi nộp đơn, bạn sẽ được cấp một số đơn cho đơn đã nộp, bạn có thể tự kiểm tra tình trạng đơn của mình thông qua Truy xuất tài liệu và tình trạng nhãn hiệu (TSDR). Sau 3-4 tháng bạn nên kiểm tra tình trạng nhãn hiệu của mình để kịp thời nắm bắt thông tin và phản hồi nếu như USPTO có bất kỳ thông báo nào khác về đơn đã nộp bởi tất cả các thông báo về đơn đều được USPTO thông báo lên TSSDR.

Biên tập và lược dịch theo Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ

Xem thêm các bài viết khác cùng chủ đề tại

Để được tư vấn nhanh chóng và miễn phí việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước trên thế giới, Quý Khách hàng và đối tác vui lòng liên hệ ANLIS IP (ĐT/zalo: 0899 88 6060 hoặc email: ip@anlis.vn).

ANLIS Sở hữu trí tuệ. 

[1] https://www.uspto.gov/trademarks/laws/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us