HUỶ BỎ VĂN BẰNG NHÃN HIỆU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI DỤNG Ý XẤU – CON ĐƯỜNG KHÔNG DỄ DÀNG

Doanh nghiệp đã kinh doanh và phát triển thương hiệu nhiều năm, nhưng gần đây khi tra cứu thì phát hiện ra rằng nhãn hiệu của mình đã được bảo hộ độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ, nhưng dưới tên một người/công ty khác. Sau đó, khi điều tra sơ bộ, doanh nghiệp rất bất ngờ rằng người/công ty này trước đây là đối tác kinh doanh, nhưng sau đó do không đạt được thoả thuận với nhau thì ngừng hợp tác kinh doanh. Hoặc trường hợp khác, doanh nghiệp được chào mời mua lại nhãn hiệu của chính mình đang kinh doanh, với giá khá cao. Doanh nghiệp tin rằng nhãn hiệu của mình đã bị đăng ký trước với dụng ý xấu (bad faith). Vậy trong những trường hợp như thế này, doanh nghiệp cần phải làm gì để giành lại nhãn hiệu của mình?

1. Pháp luật về việc huỷ bỏ văn bằng nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý cho việc huỷ bỏ văn bằng nhãn hiệu

Pháp luật về nhãn hiệu cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu tiến hành việc huỷ bỏ văn bằng nhãn hiệu, hay nói chính xác theo thuật ngữ pháp lý là huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu cho rằng chủ văn bằng này nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu, kèm với các tài liệu và lập luận chứng minh. Đây cũng là một trong những điểm mới được làm rõ tại khoản 1, điểm 1, Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Lưu ý, việc huỷ bỏ hiệu lực khác với chấm dứt hiệu lực một đăng ký nhãn hiệu, khi văn bằng được Cục SHTT huỷ bỏ, có nghĩa là văn bằng đó chưa từng phát sinh hiệu lực.

Tuy nhiên, việc huỷ bỏ văn bằng nhãn hiệu không phải là một hành động pháp lý dễ dàng, do doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đưa ra các chứng cứ và lập luận chứng minh một cách thuyết phục, nếu không quá trình xem xét huỷ bỏ hiệu lực văn bằng sẽ bị kéo dài, ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Thời hiệu huỷ bỏ văn bằng nhãn hiệu

Khoản 4, Điều 96 quy định về thời hiệu để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng nhãn hiệu là suốt thời hạn bảo hộ, trừ một trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu vì lý do như được nêu tại khoản 2, Điều 96; trong đó có “người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký đăng ký và không được người có quyền đăng ký chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu”, thì thời hiệu là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ hoặc từ ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu có hiệu lực tại Việt Nam.

Như vậy, nếu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng dựa trên căn cứ người nộp đơn không có quyền đăng ký, thì thời hiệu chỉ là 5 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ; nhưng nếu huỷ hiệu lực vì người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu, thì thời hiệu được kéo dài hơn, đến suốt thời hạn bảo hộ (thời hạn bảo hộ là 10 năm tính từ ngày nộp đơn).

Để xác định được liệu việc huỷ bỏ văn bằng nhãn hiệu của mình có đáp ứng về thời hiệu huỷ hay không, doanh nghiệp cần xác định trước hết là căn cứ huỷ bỏ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có bất kỳ một khái niệm hoặc hướng dẫn cụ thể nào để xác định như thế nào là “dụng ý xấu” (bad faith) để phân biệt “người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu” với “người nộp đơn không có quyền đăng ký” để áp dụng thời hiệu huỷ bỏ hiệu lực. Vì vậy, việc yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng nhãn hiệu dựa trên căn cứ nào, nên tiến hành ra sao phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và từng trường hợp, bằng chứng cụ thể.

2. Thế nào là dụng ý xấu (bad faith) trong quá trình huỷ bỏ văn bằng nhãn hiệu

Hiện nay, đa số pháp luật các quốc gia đều chưa có định nghĩa rõ ràng về “Dụng ý xấu” (“bad faith”). Tuy nhiên, quan điểm về dụng ý xấu (bad faith) thiên về hướng giả định việc chủ văn bằng nhãn hiệu đã được bảo hộ có ý định hoặc dụng ý đăng ký trên cơ sở kinh doanh và cạnh tranh không công bằng hay không. Quan điểm về bad faith cũng được làm rõ ở một số bản án tại Toà án châu Âu (Court of Justice of the EU (CJEU), trong đó chỉ ra rằng “bad faith” được xác định khi chủ văn bằng không nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với mục đích cạnh tranh lành mạnh, mà là để nhằm các mục đích:

– là phương tiện để gây phương hại đến lợi ích của một bên thứ ba nào đó;

– là hành vi trái với việc sử dụng trung thực (fair-use);

– có ý định đạt được quyền độc quyền đối với nhãn hiệu nhưng không phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của nhãn hiệu, ví dụ như chức năng cơ bản là chỉ dẫn nguồn gốc của sản phẩm.

3. Tiêu chí đánh giá dụng ý xấu để tiến hành huỷ bỏ văn bằng?

Để xác định một nhãn hiệu có phải được nộp với dụng ý xấu hay không, trước hết cần phải xác định dụng ý xấu này bắt đầu từ thời điểm nào. Liệu dụng ý xấu này chỉ bắt đầu phát sinh tại thời điểm nộp đơn hay thực tế dụng ý xấu này là cả một quá trình, khởi đầu từ trước khi nộp đơn (khi mới chỉ là manh nha ý định) để chuẩn bị cho việc đăng ký, cho đến khi cấp văn bằng bảo hộ, hay logic thương mại của việc đăng ký nhãn hiệu này là gì,….

Dưới đây là một số tiêu chí thường gặp trong thực tiễn huỷ bỏ hiệu lực văn bằng nhãn hiệu mà chúng tôi tham khảo ở một số quốc gia, và cả Việt Nam, để xác định một nhãn hiệu có được nộp với dụng ý xấu hay không.

3.1. Người nộp đơn biết hoặc phải biết rằng có một bên thứ ba đang sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự cho sản phẩm/dịch vụ trùng hoặc tương tự, mà có thể gây nhầm lẫn với dấu hiệu đang xin bảo hộ

Việc biết và phải biết này có thể chứng minh được nếu hai bên có mối quan hệ kinh doanh với nhau, do đó chủ văn bằng đã biết hoặc phải biết bên kia đang sử dụng dấu hiệu. Ngoài ra, cũng có thể có trường hợp chủ văn bằng đã biết đến danh tiếng của nhãn hiệu (ví dụ như nhãn hiệu nổi tiếng), thông qua việc tiếp cận quảng cáo, hoặc nhãn hiệu đó đã được đăng ký tại thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, bản thân việc biết hoặc phải biết một dấu hiệu có trước là không đủ để chứng minh ngừoi nộp đơn có dụng ý xấu để việc huỷ bỏ văn bằng thực sự hiệu quả

3.2. Chủ sở hữu nhãn hiệu có dụng ý kinh doanh/cạnh tranh không lành mạnh

Chủ sở hữu không thể hiện ý định kinh doanh, ví dụ như: không hề có ý định sử dụng nhãn hiệu, mà chỉ với mục đích bán lại nhãn hiệu; đăng ký với mục đích sử dụng nhãn hiệu trên cùng sản phẩm hoặc sản phẩm liên quan để duy trì việc đăng ký; hoặc đăng ký với mục đích sử dụng nhãn hiệu trên hàng hoá trùng/liên quan/không liên quan để tạo lợi thế trao đổi với một bên khác.

Ở một số quốc gia như Mỹ, người nộp đơn phải nộp Tuyên bố về việc dự định/sử dụng nhãn hiệu khi đăng ký, và cho đến khi chủ đơn bổ sung được các tài liệu chứng minh sử dụng thực tế thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới được cấp. Để giảm thiểu và ngăn chặn việc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu, tại Mỹ thường sử dụng hai công cụ chính.

Thứ nhất là” nghĩa vụ tuyên bố của người nộp đơn về việc thành thật, có thiện chí (good faid hoặc “Bona Fide”) sử dụng hoặc dự định sử dụng được thể hiện trong các Tuyên bố (Declaration); với các cơ chế phạt đối với người nộp đơn và luật sư đại diện cho hành vi bad faith (ví dụ như tội hình sự, xoá bỏ các sản phẩm ra khỏi đơn đăng ký, hoặc huỷ bỏ văn bằng nhãn hiệu; xử phạt luật sư đại diện).

Công cụ thứ hai, đó là các yếu tố về dụng ý xấu sẽ được phân tích trong khía cạnh tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu, và đây là cơ chế của Toà án để xem xét các bằng chứng về việc nộp đơn với dụng ý xấu. Toà án sẽ coi việc nộp đơn với dụng ý xấu “bad faith” là một yếu tố khi đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn. Bị đơn có ý định gây ra nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn có thể sẽ cho thấy rằng hành vi của bị đơn có khả năng cao là dụng ý xấu. Và càng nhiều bằng chứng chứng minh cho việc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu, thì gánh nặng chứng minh mức độ tương tự của nhãn hiệu hoặc hàng hoá/dịch vụ càng thấp

Như vậy, việc huỷ bỏ văn bằng nhãn hiệu trên cơ sở dụng ý xấu không phải là việc dễ dàng, do tài liệu và căn cứ để chứng minh phụ thuộc vào từng hồ sơ cụ thể. Để theo đuổi phương án này, chủ sở hữu doanh nghiệp nên chuẩn bị tốt không chỉ thời gian, chi phí mà bên cạnh đó còn phải xây dựng các phương án dự phòng và phát triển nó trong trường hợp việc theo đuổi lâu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra việc theo đuổi thủ tục hủy bằng cũng rất mất thời gian, chi phí và công sức, đặc biệt là việc nắm bắt thông báo của cơ quan nhà nước để kịp thời phản hối, do đó doanh nghiệp nên thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp để không bị thất lạc thông báo cũng như quá thời hạn trả lời cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Anlis IP là tổ chức đại diện tại Cục Sở hữu trí tuệ, đã đại diện khách hàng trong rất nhiều vụ việc xử lý xâm phạm tại Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan có liên quan. Nếu cần hỗ trợ, Quý Khách có thể liên hệ:

ANLIS Sở hữu trí tuệ

Liên hệ: 0899 88 6060 hoặc 0968 3511 00

Email: ip@anlis.vn

Xem thêm các bài viết cùng chủ đề tại đây

——————-

#anlis #bảo_hộ_thương_hiệu

#đăng_ký_nhãn_hiệu

#đăng_ký_bản_quyền

#độc_quyền_thương_hiệu

Link tham khảo: Fighting bad faith trademark filings in the United States